最近，北京汉迪律师团队又收获了一份姗姗来迟的胜诉裁判文书。最高院知识产权法庭就一专利侵权纠纷作出裁定，撤销一审判决，将本案发回重审。

此前，客户作为涉案实用新型专利的权利人，起诉被告侵害涉案专利权，其主张的保护范围为权利要求2-5。被告辩称，原告就同样的发明创造向专利局提出了发明专利申请，该申请经实质审查后以不具备创造性为由被驳回，因此涉案实用新型专利亦不具备创造性，不应获得专利保护。

与大多数在先判决不同的是，一审法院尽管同意，在专利民事侵权诉讼程序与专利无效程序“二元分立体制”的法律框架下，法院无权就专利效力直接作出具有对世效力的裁决，但认为在专利无效达到明显的程度时，应当对无效抗辩进行审查。并且认为，发明专利申请的权利要求与涉案实用新型专利的权利要求相同，发明专利申请因权利要求不具备创造性被驳回，足以认定涉案专利的权利要求也不具备创造性。因此，驳回原告全部诉讼请求。

原告不服，委托汉迪律师提出上诉。团队经过研究分析认为：

1、被告在原审中主张专利无效抗辩，缺乏法律依据。专利法和相关的司法解释均未规定被诉侵权人可以主张专利无效抗辩。

2、原审判决认定涉案专利权无效，同样缺乏法律依据。无效抗辩实质上仍然是主张涉案专利权应当被宣告无效。我国实行的是专利无效和专利侵权诉讼分立的双轨制，专利权是否有效，依法应由国家知识产权局专属审查，不属于民事诉讼的审理范围。原审法院对专利无效抗辩进行审查，认定涉案专利不具有创造性，超越了其职权范围，不具有合法性。

3、原审判决认定涉案专利权无效，缺乏事实依据。涉案专利权合法有效，被告仅主张涉案专利不符合专利授权条件，并未提供国务院专利行政部门生效的宣告涉案专利无效的审查决定，该主张不能成立。关联发明专利申请在实质审查过程中修改了权利要求，其驳回决定针对的权利要求与涉案专利授权公告的权利要求不同，不能由此推断涉案专利亦不具有创造性。

二审期间，团队提交国家知识产权局作出的第42090号无效决定作为新证据，用于证明权利要求5具备创造性，涉案专利有效。经开庭审理，二审法院采信了汉迪律师的主张，认定原审法院根据关联发明专利申请的驳回决定直接推定涉案专利不具备创造性，缺乏法律依据和事实依据，裁定撤销一审判决，将本案发回重审。

汉迪律师认为，在专利侵权诉讼中引入无效抗辩制度，对于侵权纠纷的解决获得实体上的公正和程序上的效率，都具有积极意义，应当是我国专利制度改革的方向之一。但前提是，需要在专利法中增加无效抗辩的法律依据，赋予法院在个案中审理专利有效性问题的职权。在人大改法之前，由法院直接引入，或许操之过急了。毕竟司法的基本原则要求裁判应当以法律为准绳。